A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 2.031.960/SP, consolidou entendimento relevante no âmbito do Direito Marcário ao decidir que a marca “Extra”, embora amplamente conhecida no mercado nacional, não detém o status jurídico de marca de alto renome, razão pela qual não goza de proteção transversal em todos os ramos de atividade.
A controvérsia teve origem em ação de abstenção de uso ajuizada pela Companhia Brasileira de Distribuição, titular do registro da marca “Extra”, em face da empresa Extra Celulares Ltda., sociedade empresária de pequeno porte dedicada à assistência técnica de aparelhos celulares, localizada no interior de Minas Gerais. A autora sustentava que o uso do termo “Extra” no nome empresarial e no domínio eletrônico da ré violaria seu direito de exclusividade, além de gerar confusão ou associação indevida no público consumidor.
O juízo de primeiro grau julgou os pedidos improcedentes, reconhecendo o caráter genérico e de uso comum da expressão “extra”, bem como a inexistência de sobreposição relevante entre os segmentos de atuação das partes. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença, destacando, de forma expressa, a ausência de reconhecimento formal de alto renome pelo INPI e a inexistência de risco concreto de confusão, desvio de clientela ou diluição marcária.
Ao apreciar o recurso especial, a Terceira Turma do STJ, sob a relatoria do Ministro Moura Ribeiro, negou-lhe provimento, reafirmando que a proteção especial prevista no art. 125 da Lei nº 9.279/96 depende de procedimento administrativo específico, não sendo suficiente a mera notoriedade mercadológica da marca. Nesses termos, assentou-se que, na ausência desse reconhecimento formal, aplica-se o regime geral do art. 129 da LPI, que assegura exclusividade apenas dentro do segmento de atuação e desde que haja possibilidade de confusão ou associação indevida.
O Tribunal também destacou a assimetria entre as partes, ressaltando que a autora é um grande varejista nacional, enquanto a ré consiste em estabelecimento local de pequeno porte, com atuação restrita e público distinto, circunstância que afasta qualquer risco relevante ao consumidor ou aproveitamento parasitário.
A decisão reafirma princípios estruturantes do sistema marcário brasileiro, segundo os quais o direito de marca não confere monopólio absoluto sobre expressões de uso comum, nem pode ser utilizado como instrumento de restrição indevida à livre iniciativa. Ao exigir critérios técnicos objetivos para a ampliação da proteção marcária e valorizar a análise concreta do risco de confusão, o Superior Tribunal de Justiça confere maior segurança jurídica tanto a grandes titulares de marca quanto a pequenos empreendedores.
